商標(biāo)先用抗辯適用要件的確定 
一審案號(hào)：（2014）海民（知）初字第27796號(hào) 
二審案號(hào)：（2015）京知民終字第588號(hào) 

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【裁判要旨】 

《商標(biāo)法》第五十九條第三款是本次修改商標(biāo)法時(shí)為了平衡商標(biāo)在先使用人和注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人之間的利益而新增加的內(nèi)容，主要目的在于保護(hù)那些已經(jīng)在市場(chǎng)上具有一定影響但未注冊(cè)的商標(biāo)所有人的權(quán)益。 

2 
【案情簡(jiǎn)介】 

2003年4月7日，貴陽(yáng)市云巖區(qū)啟航英語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校（簡(jiǎn)稱貴陽(yáng)啟航學(xué)校）在第41類(lèi)學(xué)校（教育）等服務(wù)上注冊(cè)了第1985953號(hào)"啟航學(xué)校QihangSchool"商標(biāo)（簡(jiǎn)稱涉案商標(biāo)）。2013年4月1日，貴陽(yáng)啟航學(xué)校將涉案商標(biāo)許可給中創(chuàng)公司獨(dú)占使用。中創(chuàng)公司發(fā)現(xiàn)北京市海淀區(qū)啟航考試培訓(xùn)學(xué)校（簡(jiǎn)稱啟航考試學(xué)校）及北京市啟航世紀(jì)科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱啟航公司）在共同運(yùn)營(yíng)的啟航世紀(jì)網(wǎng)站（網(wǎng)址為www.qihang.com.cn）、發(fā)放的宣傳材料、名片、教材等上以及對(duì)外加盟行為中使用與涉案商標(biāo)相近似的"及SAILING啟航"（簡(jiǎn)稱"啟航及圖"）、"啟航教育"、"啟航考研"、"啟航網(wǎng)校"、"啟航名師"等標(biāo)識(shí)。中創(chuàng)公司認(rèn)為啟航考試學(xué)校及啟航公司的行為侵犯了中創(chuàng)公司享有的涉案商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，遂訴至法院。 

啟航考試學(xué)校及啟航公司認(rèn)為啟航考試學(xué)校企業(yè)名稱在涉案商標(biāo)注冊(cè)之前已在全國(guó)范圍內(nèi)享有極高的知名度和影響力。長(zhǎng)期以來(lái)，啟航考試學(xué)校及啟航公司在公務(wù)員考試和考研范圍內(nèi)使用企業(yè)名稱和字號(hào)，與貴陽(yáng)啟航學(xué)校經(jīng)營(yíng)的幼兒英語(yǔ)范圍沒(méi)有沖突，不會(huì)造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)。中創(chuàng)公司主要股東蘇康曾是啟航考試學(xué)校及啟航公司的高級(jí)管理人員，離職后成立了中創(chuàng)公司，并從貴陽(yáng)啟航學(xué)校處高價(jià)取得涉案商標(biāo)使用權(quán)，在考研培訓(xùn)領(lǐng)域大量使用該商標(biāo)，擾亂市場(chǎng)秩序。啟航考試學(xué)校及啟航公司對(duì)自己在先登記使用并已有極高知名度的企業(yè)名稱和字號(hào)使用，未侵犯中創(chuàng)公司享有的商標(biāo)權(quán)。 

3 
【法官點(diǎn)評(píng)】 

本案涉及到新商標(biāo)法五十九條第三款有關(guān)商標(biāo)先用抗辯的具體適用問(wèn)題。由于該條是新商標(biāo)法新增加的內(nèi)容，在學(xué)界和實(shí)務(wù)界對(duì)該條的適用存在諸多的分歧，例如對(duì)在先使用行為的時(shí)間點(diǎn)確定和原有范圍的界定等問(wèn)題。而本案對(duì)前述問(wèn)題作了詳細(xì)且深入的剖析。本案首先闡述了商標(biāo)先用抗辯的立法目的和立法背景，力求對(duì)該條的適用能夠符合立法本意。對(duì)于在先使用行為的時(shí)間點(diǎn)確定，本案明確"先用"是指他人不僅先于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日的使用，而且原則上應(yīng)早于商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)商標(biāo)的使用行為。但本案并未機(jī)械地要求必定要早于商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)商標(biāo)的使用行為，而是要求應(yīng)將在先使用人的善意作為重要考量因素。本案中，由于中創(chuàng)公司無(wú)證據(jù)證明存在其他事實(shí)足以使被上訴人啟航考試學(xué)校知曉涉案商標(biāo)的情況下，僅僅依據(jù)其在先使用的事實(shí)不能證明啟航考試學(xué)校使用"啟航"商標(biāo)存在過(guò)錯(cuò)，相應(yīng)地，不能僅基于此而認(rèn)定啟航考試學(xué)校的先用抗辯不能成立。在對(duì)原有范圍的理解方面，本案認(rèn)為應(yīng)考慮"商標(biāo)"、"商品或服務(wù)"、"使用行為"及"使用主體"等要素。對(duì)于"商標(biāo)"、"商品"要素，應(yīng)當(dāng)是在后使用的"商標(biāo)"及"商品或服務(wù)"應(yīng)與在先使用的商標(biāo)及商品或服務(wù)"相同"或"基本相同"。這是基于在先使用人后續(xù)使用行為的合法性源于其在先的商標(biāo)使用行為的考慮。對(duì)于"使用行為"而言，商標(biāo)在后使用行為的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制。之所以不限制使用規(guī)模，主要有兩點(diǎn)考慮：一是為在先使用人提供實(shí)質(zhì)性保護(hù)；二是考慮到限制規(guī)模的可行性問(wèn)題。對(duì)于使用主體，本案認(rèn)為使用的主體僅限于"在先使用人"本人及在先已獲授權(quán)許可的"被許可使用人"。我國(guó)畢竟實(shí)行的是商標(biāo)注冊(cè)制度，其仍是我國(guó)商標(biāo)制度的基石。對(duì)于具體商標(biāo)法律條款的適用也應(yīng)基于整個(gè)商標(biāo)制度體系。故對(duì)于在先使用人的許可使用行為應(yīng)做一定的限制，避免對(duì)商標(biāo)注冊(cè)制度有過(guò)大的沖擊。本案中涉及到啟航考試學(xué)校和啟航公司兩個(gè)主體。啟航考試學(xué)校是涉案商標(biāo)的在先使用人，而啟航公司并非單獨(dú)使用涉案商標(biāo)，其與啟航考試學(xué)校并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)許可與被許可的關(guān)系。啟航公司的行為是否侵權(quán)取決于啟航考試學(xué)校的先用抗辯是否成立。對(duì)于啟航考試學(xué)校的對(duì)外許可行為是否構(gòu)成侵權(quán)，首先需判斷被許可人的行為是否構(gòu)成侵權(quán)。 

本案是首個(gè)對(duì)商標(biāo)先用抗辯的適用要件，尤其是在先使用時(shí)間點(diǎn)及原有范圍界定予以明確的案例。對(duì)日后類(lèi)似案件的審理提供了思路和方向，也提升了商標(biāo)先用抗辯規(guī)則對(duì)于當(dāng)事人的指引性和確定性。